[특허 가이드] 거절이유통지의 성격에 따른 구분과 그에 따른 보정시 주의점

안녕하십니까? 백 경우 변리사입니다.

이번 시간에는 특허출원의 심사과정에서 발생되는 거절이유통지의 성격에 따른 구분과 그에 따른 보정시의 주의사항에 대해 말씀드리도록 하겠습니다.

출원된 발명이 심사과정에서 특허를 받을 수 없는 이유가 발견되면, 담당 심사관은 해당 출원에 대해 거절이유를 적시하여 의견제출통지서를 통지합니다.

이러한 거절이유는 그 성격에 따라 다음과 같이 두 종류로 대별될 수 있습니다.

 

1. 최초 거절이유 통지
“최초 거절이유 통지” 거절이유통지를 최초로 받은 경우 또는 후술할 최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지입니다.

2. 최후 거절이유 통지
거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지입니다.
즉, 1차로 거절이유통지를 받은 후, 이에 대한 대응으로서 명세서를 보정하여 제출했는데 후속 심사에서 다시 거절이유가 발생된 경우를 말합니다.
한편, 당해 출원에 복수개의 거절이유가 발생된 경우에는, 모든 거절이유가 최후거절이유통지의 대상인 경우에만 최후거절이유통지를 하고, 하나라도 최초거절이유라면 전체에 대해 최초거절이유통지를 하는 것이 심사실무입니다.

즉, 특허청으로부터 거절이유가 적시된 의견제출통지서를 송달받으면, 우선 상기 두 종류의 거절이유통지 중 무엇에 해당하는지부터 확인하여야 합니다.
그렇다면, 이 두 종류의 거절이유통지에 대한 보정시 주의사항에는 무엇이 있는지 살펴보도록 하겠습니다.

1. 최초거절이유통지에 대한 보정
최초거절이유통지에 대한 보정은 출원인(대리인이 대리가능)이, 의견제출기간 내 (의견제출통지서 발송일로부터 2개월, 연장가능), 특허법 제 47 조 제 2 항의 범위 내에서 보정을 하여야합니다.
보정 범위에 대해 보다 구체적으로 말씀드리면, 특허법 제 47 조 제 2 항에 의거 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 합니다.

2. 최후거절이유통지에 대한 보정
최후거절이유통지에 대한 보정은 출원인(대리인이 대리가능)이, 의견제출기간 내 (의견제출통지서 발송일로부터 2개월, 연장가능), 특허법 제 47 조 제 2 항, 제 3 항 및 제 51 조 제 1 항 본문의 범위 내에서 보정을 하여야합니다.
보정 범위에 대해 보다 구체적으로 말씀드리면, 특허법 제 47 조 제 2 항에 의거 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야할 뿐만아니라,
제 47 조 제 3 항에 의거 “청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우 (제 1 호)”, “잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 (제 2 호)”, “분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 (제 3 호)” 및 “제 2 항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제 1 호부터 제 3 호까지의 규정에 따라 보정하는 경우(제 4 호)” 의 범위 내이자,
제 51 조 제 1 항 본문에 의거 “새로운 거절이유”가 발생되지 않아야 합니다.

즉, 최초거절이유통지에 대한 보정보다 가중적인 제한이 가해지는 것입니다.

또한, 최초거절이유통지에 대한 보정은 보정범위가 위반되어도 일단 보정이 인정되지만, 최후거절이유통지에 대한 보정에 있어서 보정범위의 위반이 발생되면 보정 자체를 인정하지 않는 “보정각하” 처분이 내려지게 됩니다.

따라서,  거절이유통지에 대한 보정 시에는 특허법을 명확히 이해하여 충분한 검토에 따른 보정이 수행되어야 한다고 볼 수 있겠습니다.

이상으로, 성격에 따른 두 종류의 특허법상 거절이유통지에 대해 살펴보았고, 각 경우 보정시 주의사항에 대해서도 살펴보았습니다.

이번 포스팅으로, 출원인들께서 거절이유통지에 대해 조금이나마 이해하셨길 바라며, 다음 시간에는 거절이유를 극복하지 못하여 거절결정이 된 경우에 대한 대응에 대해 논의해 보도록 하겠습니다.

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[작성자] 특허법인 하나 백경우 변리사 / https://www.rocketpunch.com/@kwbaekp

[출처] 특허법인 하나

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