[특허 가이드] 특허청의 거절결정에 대한 출원인의 대응

안녕하십니까? 백 경우 변리사입니다.

이번 시간에는 특허출원의 심사과정 중 통지된 거절이유를 해결하지 못하여 거절결정이 된 경우, 어떠한 방식으로 대응이 이루어지는지에 대해 말씀드리도록 하겠습니다.

 

  1. 기간

원칙은 거절결정등본 송달일로부터 30일 이내에 대응을 하여야 합니다.

다만, 청구 또는 직권으로 대응 기간을 30일 연장할 수 있습니다.

 

2. 대응방안

(1) 재심사청구

우선, 재심사청구는 최초의 거절결정에 한해 이용할 수 있는 제도입니다.

구체적으로, 상기 대응 가능 기간 내에, 출원인이, 명세서 또는 도면의 보정을 반드시 수반하여 재심사청구를 할 수 있습니다.

이는, 출원인이 명세서 또는 도면을 보정하여 심사국에서 다시한번 재심사를 받을 수 있도록 한 제도이며, 재심사청구가 있는 경우 종전 거절결정은 취소된 것으로 보고 심사관에 의한 심사가 재개된다고 볼 수 있겠습니다.

한편, 재심사청구는 취하할 수 없습니다.

 

(2) 거절결정불복심판

상기 대응 가능 기간 내에, 출원인 (공동출원인의 경우 출원인 전원) 이, 거절결정의 타당성, 보정각하가 있었던 경우 보정각하의 타당성, 심사절차의 위법 전체를 다투는 심판 청구서를 특허심판원에 제출함으로써 이루어집니다.

이에 의해, 당해 출원은 특허심판원에서 재심리되는데, 심리 범위는 원결정의 거절이유에 한정되는 것이 아니고 당해 출원이 특허요건 전체를 만족하는지여서, 거절결정불복심판단계에서 새로운 거절이유가 발견되는 경우, 출원인에게 재차 거절이유가 통지될 수 있습니다.

적법한 절차로 심판이 청구되면, 거절결정불복심판은 심결로써 종료됩니다.

심판청구가 이유있는 경우에는 인용심결이 내려지고, 심판관의 자판에 의해 특허심결이 내려지거나 심사국으로 환송됩니다.

반면, 심판청구가 이유없는 경우에는 기각심결이 내려지고, 이 때 출원인은 심결등본 송달일로부터 30일 내에 특허법원에 불복할 수 있습니다.

 

한편, 재심사청구와 거절결정불복심판은 선택적관계에 있는 대응방법이고, 만약 출원인이 최초거절결정에 대해 거절결정불복심판을 청구하였다면 재심사청구를 할 수 없습니다.

다만, 재심사청구 후 다시 거절결정이 내려진 경우에는 거절결정불복심판을 청구할 수 있습니다.

 

정리하면, 출원인은 특허청의 거절결정이 최초이면 (거절결정에 대해 인용심결이 내려져 거절결정이 취소되고, 다시 심사국으로 환송된 후의 거절결정을 포함), 재심사청구 또는 거절결정불복심판을 청구할 수 있으며, 최초가 아닌경우에는 거절결정불복심판만을 청구할 수 있습니다.

따라서, 통상적으로는 최초 거절결정시 경제적인 측면과 절차 낭비 방지를 위해 재심사를 청구하여 심사국에서 다시한번 특허성을 다투어본 후, 후속 절차에서 거절결정이 또 내려지는 경우에 거절결정불복심판청구가 수행됩니다.

 

따라서,  거절이유통지에 대한 보정과 마찬가지로, 거절결정에 따른 대응 역시 특허법을 명확히 이해하여 충분한 검토에 따라 대응이 이루어져야 한다고 볼 수 있겠습니다.

이상으로, 특허청의 거절결정에 대한 출원인의 대응에 대해 살펴보았습니다.

이번 포스팅으로, 출원인들께서 거절결정에 대해 조금이나마 이해하셨길 바라며, 다음 시간에는 잠시 쉬어가는 타임으로 스타트업들의 특허 정보 공개가 적극적으로 필요한지에 대해 논의해보도록 하겠습니다.

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[작성자] 특허법인 하나 백경우 변리사 / https://www.rocketpunch.com/@kwbaekp

[출처] 특허법인 하나

[특허 가이드] 거절이유통지의 성격에 따른 구분과 그에 따른 보정시 주의점

안녕하십니까? 백 경우 변리사입니다.

이번 시간에는 특허출원의 심사과정에서 발생되는 거절이유통지의 성격에 따른 구분과 그에 따른 보정시의 주의사항에 대해 말씀드리도록 하겠습니다.

출원된 발명이 심사과정에서 특허를 받을 수 없는 이유가 발견되면, 담당 심사관은 해당 출원에 대해 거절이유를 적시하여 의견제출통지서를 통지합니다.

이러한 거절이유는 그 성격에 따라 다음과 같이 두 종류로 대별될 수 있습니다.

 

1. 최초 거절이유 통지
“최초 거절이유 통지” 거절이유통지를 최초로 받은 경우 또는 후술할 최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지입니다.

2. 최후 거절이유 통지
거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지입니다.
즉, 1차로 거절이유통지를 받은 후, 이에 대한 대응으로서 명세서를 보정하여 제출했는데 후속 심사에서 다시 거절이유가 발생된 경우를 말합니다.
한편, 당해 출원에 복수개의 거절이유가 발생된 경우에는, 모든 거절이유가 최후거절이유통지의 대상인 경우에만 최후거절이유통지를 하고, 하나라도 최초거절이유라면 전체에 대해 최초거절이유통지를 하는 것이 심사실무입니다.

즉, 특허청으로부터 거절이유가 적시된 의견제출통지서를 송달받으면, 우선 상기 두 종류의 거절이유통지 중 무엇에 해당하는지부터 확인하여야 합니다.
그렇다면, 이 두 종류의 거절이유통지에 대한 보정시 주의사항에는 무엇이 있는지 살펴보도록 하겠습니다.

1. 최초거절이유통지에 대한 보정
최초거절이유통지에 대한 보정은 출원인(대리인이 대리가능)이, 의견제출기간 내 (의견제출통지서 발송일로부터 2개월, 연장가능), 특허법 제 47 조 제 2 항의 범위 내에서 보정을 하여야합니다.
보정 범위에 대해 보다 구체적으로 말씀드리면, 특허법 제 47 조 제 2 항에 의거 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 합니다.

2. 최후거절이유통지에 대한 보정
최후거절이유통지에 대한 보정은 출원인(대리인이 대리가능)이, 의견제출기간 내 (의견제출통지서 발송일로부터 2개월, 연장가능), 특허법 제 47 조 제 2 항, 제 3 항 및 제 51 조 제 1 항 본문의 범위 내에서 보정을 하여야합니다.
보정 범위에 대해 보다 구체적으로 말씀드리면, 특허법 제 47 조 제 2 항에 의거 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야할 뿐만아니라,
제 47 조 제 3 항에 의거 “청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우 (제 1 호)”, “잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 (제 2 호)”, “분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 (제 3 호)” 및 “제 2 항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제 1 호부터 제 3 호까지의 규정에 따라 보정하는 경우(제 4 호)” 의 범위 내이자,
제 51 조 제 1 항 본문에 의거 “새로운 거절이유”가 발생되지 않아야 합니다.

즉, 최초거절이유통지에 대한 보정보다 가중적인 제한이 가해지는 것입니다.

또한, 최초거절이유통지에 대한 보정은 보정범위가 위반되어도 일단 보정이 인정되지만, 최후거절이유통지에 대한 보정에 있어서 보정범위의 위반이 발생되면 보정 자체를 인정하지 않는 “보정각하” 처분이 내려지게 됩니다.

따라서,  거절이유통지에 대한 보정 시에는 특허법을 명확히 이해하여 충분한 검토에 따른 보정이 수행되어야 한다고 볼 수 있겠습니다.

이상으로, 성격에 따른 두 종류의 특허법상 거절이유통지에 대해 살펴보았고, 각 경우 보정시 주의사항에 대해서도 살펴보았습니다.

이번 포스팅으로, 출원인들께서 거절이유통지에 대해 조금이나마 이해하셨길 바라며, 다음 시간에는 거절이유를 극복하지 못하여 거절결정이 된 경우에 대한 대응에 대해 논의해 보도록 하겠습니다.

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[작성자] 특허법인 하나 백경우 변리사 / https://www.rocketpunch.com/@kwbaekp

[출처] 특허법인 하나