[특허 가이드] 특허청의 거절이유 통지에 대한 대응

오늘은 특허출원 및 심사청구 후, 특허청으로부터 거절이유가 통지되었을 때, 어떻게 대응하는지에 대해 설명드리도록 하겠습니다.

이는 저희 “특허법인 하나” 에서 쌓아온 노하우를 바탕으로 다수의 고객사에서 가장 만족해하시는 의견 교환 방법을 기준으로 작성되었습니다.

1. 최초 보고

특허업계에서는 특허 출원과 등록 사이에 발생되는 모든 사건들을 통상 “중간 사건” 이라고 지칭합니다. 이러한 중간 사건 처리에 있어서, 가장 중요한 것은 고객사와의 의견 교환이라고 볼 수 있겠습니다.

특허출원 및 심사청구가 실시되면, 특허청에서는 당해 출원이 등록 받을 수 있는지에 대해 전반적인 심사를 수행한 후, 등록 받을 수 없다는 이유가 발견되면 이 거절이유를 “의견제출통지서” 의 형태로 통지합니다.

그리고, 출원인 본인 출원의 경우를 제외하고는 “의견제출통지서”가 대리인 측으로 송달됩니다.

대리인은 이 “의견제출통지서” 원본과 부속 서류들을 고객사로 송부하는데, “의견제출통지서”가 송달된 당일 고객사측으로 보고하는 것이 가장 바람직합니다.

왜냐하면, 고객사에서 현재 출원의 상태를 바로 확인할 수 있고, 제한된 대응 기간을 최대한 활용할 수 있기 때문입니다.

2. 고객사의 OA 대응여부 확정 및 검토의견 송부 요청

특허청의 “의견제출통지서” 를 송달 받은 고객사에서는 당해 출원에 관한 기술의 사업 방향, 권리화의 필요성 등을 고려하여 “의견제출통지서” 를 극복하기 위한 대응을 할 것인지 여부에 대해 확정하게 됩니다.

그리고, 대응을 하고자 하시는 경우에는, 대리인 측의 “검토의견” 을 요청할 수 있습니다.

“검토의견” 은, 대리인이 작성하는 서류로서, 당해 “의견제출통지서” 를 원활하게 극복하면서, 고객사의 기술력을 최대한 보호할 수 있는 방안을 제시할 수 있어야 합니다.

3. 검토의견 확정

대리인의 “검토의견” 을 송달 받은 고객사에서는, 대응 기간을 최대한 활용하는 범위에서 검토의견에 따른 대응이 진행될 경우, 고객사가 원하는 방향의 특허권을 획득할 수 있는지에 대해 검토하시어, 대리인의 “검토의견” 을 최종적으로 확정 짓게 됩니다.

이 과정에서, 고객사와 대리인의 원활한 의견교환이 매우 중요하며, 이에 따라 만족할만한 결과가 도출되는지 여부가 결정됩니다.

따라서, 고객사 입장에서는 충분한 검토를 통해 적극적인 의견을 제시하시는 것이 바람직합니다.

4. 의견서 및 보정서 제출 보고

“검토의견”이 확정되면, 대리인은 이를 바탕으로 특허청 제출 양식에 부합되는 의견서 및 보정서를 작성하고 이를 특허청으로 제출합니다.

이로써, 중간사건은 완료됩니다. 중간사건은 수회 발생될 수 있으며, 각 사건의 성격에 맞는 적절한 대응이 수반되어야만 최종적으로 특허 등록이라는 목표가 달성될 수 있습니다.

따라서, 고객사 입장에서는 최선의 대응방안이 도출될 수 있도록, 충분한 의견교환을 하시는 것을 권해드립니다.

이상, 특허청으로부터 거절이유가 통지되었을 때, 어떻게 대응하는지에 대해 말씀드렸습니다.

다음 시간에는 특허청이 통지하는 거절이유 구분과 그에 따른 보정시의 주의점에 대해 말씀드리도록 하겠습니다.

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[작성자] 특허법인 하나 백경우 변리사 / https://www.rocketpunch.com/@kwbaekp

[출처] 특허법인 하나

 

Rocketpunch

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