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[특허 가이드] 거절이유통지의 성격에 따른 구분과 그에 따른 보정시 주의점

안녕하십니까? 백 경우 변리사입니다.

이번 시간에는 특허출원의 심사과정에서 발생되는 거절이유통지의 성격에 따른 구분과 그에 따른 보정시의 주의사항에 대해 말씀드리도록 하겠습니다.

출원된 발명이 심사과정에서 특허를 받을 수 없는 이유가 발견되면, 담당 심사관은 해당 출원에 대해 거절이유를 적시하여 의견제출통지서를 통지합니다.

이러한 거절이유는 그 성격에 따라 다음과 같이 두 종류로 대별될 수 있습니다.

 

1. 최초 거절이유 통지
“최초 거절이유 통지” 거절이유통지를 최초로 받은 경우 또는 후술할 최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지입니다.

2. 최후 거절이유 통지
거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지입니다.
즉, 1차로 거절이유통지를 받은 후, 이에 대한 대응으로서 명세서를 보정하여 제출했는데 후속 심사에서 다시 거절이유가 발생된 경우를 말합니다.
한편, 당해 출원에 복수개의 거절이유가 발생된 경우에는, 모든 거절이유가 최후거절이유통지의 대상인 경우에만 최후거절이유통지를 하고, 하나라도 최초거절이유라면 전체에 대해 최초거절이유통지를 하는 것이 심사실무입니다.

즉, 특허청으로부터 거절이유가 적시된 의견제출통지서를 송달받으면, 우선 상기 두 종류의 거절이유통지 중 무엇에 해당하는지부터 확인하여야 합니다.
그렇다면, 이 두 종류의 거절이유통지에 대한 보정시 주의사항에는 무엇이 있는지 살펴보도록 하겠습니다.

1. 최초거절이유통지에 대한 보정
최초거절이유통지에 대한 보정은 출원인(대리인이 대리가능)이, 의견제출기간 내 (의견제출통지서 발송일로부터 2개월, 연장가능), 특허법 제 47 조 제 2 항의 범위 내에서 보정을 하여야합니다.
보정 범위에 대해 보다 구체적으로 말씀드리면, 특허법 제 47 조 제 2 항에 의거 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 합니다.

2. 최후거절이유통지에 대한 보정
최후거절이유통지에 대한 보정은 출원인(대리인이 대리가능)이, 의견제출기간 내 (의견제출통지서 발송일로부터 2개월, 연장가능), 특허법 제 47 조 제 2 항, 제 3 항 및 제 51 조 제 1 항 본문의 범위 내에서 보정을 하여야합니다.
보정 범위에 대해 보다 구체적으로 말씀드리면, 특허법 제 47 조 제 2 항에 의거 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야할 뿐만아니라,
제 47 조 제 3 항에 의거 “청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우 (제 1 호)”, “잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 (제 2 호)”, “분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 (제 3 호)” 및 “제 2 항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제 1 호부터 제 3 호까지의 규정에 따라 보정하는 경우(제 4 호)” 의 범위 내이자,
제 51 조 제 1 항 본문에 의거 “새로운 거절이유”가 발생되지 않아야 합니다.

즉, 최초거절이유통지에 대한 보정보다 가중적인 제한이 가해지는 것입니다.

또한, 최초거절이유통지에 대한 보정은 보정범위가 위반되어도 일단 보정이 인정되지만, 최후거절이유통지에 대한 보정에 있어서 보정범위의 위반이 발생되면 보정 자체를 인정하지 않는 “보정각하” 처분이 내려지게 됩니다.

따라서,  거절이유통지에 대한 보정 시에는 특허법을 명확히 이해하여 충분한 검토에 따른 보정이 수행되어야 한다고 볼 수 있겠습니다.

이상으로, 성격에 따른 두 종류의 특허법상 거절이유통지에 대해 살펴보았고, 각 경우 보정시 주의사항에 대해서도 살펴보았습니다.

이번 포스팅으로, 출원인들께서 거절이유통지에 대해 조금이나마 이해하셨길 바라며, 다음 시간에는 거절이유를 극복하지 못하여 거절결정이 된 경우에 대한 대응에 대해 논의해 보도록 하겠습니다.

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[작성자] 특허법인 하나 백경우 변리사 / https://www.rocketpunch.com/@kwbaekp

[출처] 특허법인 하나

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[특허 가이드] 특허청의 거절이유 통지에 대한 대응

오늘은 특허출원 및 심사청구 후, 특허청으로부터 거절이유가 통지되었을 때, 어떻게 대응하는지에 대해 설명드리도록 하겠습니다.

이는 저희 “특허법인 하나” 에서 쌓아온 노하우를 바탕으로 다수의 고객사에서 가장 만족해하시는 의견 교환 방법을 기준으로 작성되었습니다.

1. 최초 보고

특허업계에서는 특허 출원과 등록 사이에 발생되는 모든 사건들을 통상 “중간 사건” 이라고 지칭합니다. 이러한 중간 사건 처리에 있어서, 가장 중요한 것은 고객사와의 의견 교환이라고 볼 수 있겠습니다.

특허출원 및 심사청구가 실시되면, 특허청에서는 당해 출원이 등록 받을 수 있는지에 대해 전반적인 심사를 수행한 후, 등록 받을 수 없다는 이유가 발견되면 이 거절이유를 “의견제출통지서” 의 형태로 통지합니다.

그리고, 출원인 본인 출원의 경우를 제외하고는 “의견제출통지서”가 대리인 측으로 송달됩니다.

대리인은 이 “의견제출통지서” 원본과 부속 서류들을 고객사로 송부하는데, “의견제출통지서”가 송달된 당일 고객사측으로 보고하는 것이 가장 바람직합니다.

왜냐하면, 고객사에서 현재 출원의 상태를 바로 확인할 수 있고, 제한된 대응 기간을 최대한 활용할 수 있기 때문입니다.

2. 고객사의 OA 대응여부 확정 및 검토의견 송부 요청

특허청의 “의견제출통지서” 를 송달 받은 고객사에서는 당해 출원에 관한 기술의 사업 방향, 권리화의 필요성 등을 고려하여 “의견제출통지서” 를 극복하기 위한 대응을 할 것인지 여부에 대해 확정하게 됩니다.

그리고, 대응을 하고자 하시는 경우에는, 대리인 측의 “검토의견” 을 요청할 수 있습니다.

“검토의견” 은, 대리인이 작성하는 서류로서, 당해 “의견제출통지서” 를 원활하게 극복하면서, 고객사의 기술력을 최대한 보호할 수 있는 방안을 제시할 수 있어야 합니다.

3. 검토의견 확정

대리인의 “검토의견” 을 송달 받은 고객사에서는, 대응 기간을 최대한 활용하는 범위에서 검토의견에 따른 대응이 진행될 경우, 고객사가 원하는 방향의 특허권을 획득할 수 있는지에 대해 검토하시어, 대리인의 “검토의견” 을 최종적으로 확정 짓게 됩니다.

이 과정에서, 고객사와 대리인의 원활한 의견교환이 매우 중요하며, 이에 따라 만족할만한 결과가 도출되는지 여부가 결정됩니다.

따라서, 고객사 입장에서는 충분한 검토를 통해 적극적인 의견을 제시하시는 것이 바람직합니다.

4. 의견서 및 보정서 제출 보고

“검토의견”이 확정되면, 대리인은 이를 바탕으로 특허청 제출 양식에 부합되는 의견서 및 보정서를 작성하고 이를 특허청으로 제출합니다.

이로써, 중간사건은 완료됩니다. 중간사건은 수회 발생될 수 있으며, 각 사건의 성격에 맞는 적절한 대응이 수반되어야만 최종적으로 특허 등록이라는 목표가 달성될 수 있습니다.

따라서, 고객사 입장에서는 최선의 대응방안이 도출될 수 있도록, 충분한 의견교환을 하시는 것을 권해드립니다.

이상, 특허청으로부터 거절이유가 통지되었을 때, 어떻게 대응하는지에 대해 말씀드렸습니다.

다음 시간에는 특허청이 통지하는 거절이유 구분과 그에 따른 보정시의 주의점에 대해 말씀드리도록 하겠습니다.

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[작성자] 특허법인 하나 백경우 변리사 / https://www.rocketpunch.com/@kwbaekp

[출처] 특허법인 하나

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[특허 가이드] 첫 출원 시 준비해야 하는 사항들

오늘은 처음으로 특허출원을 진행하시는 고객님들께서 준비하셔야 하는 사항들에 대해 간략히 설명드리도록 하겠습니다

이는 저희 “특허법인 하나” 에서 최초로 특허출원을 진행하시는 고객님들께서 준비하셔야 하는 사항들을 기준으로 작성되었습니다

1. 출원인 인적사항

현재 특허청에 제출하는 서류들은 전자 출원 방식을 따르는 것이 통상적입니다.
이 같은 전자 출원 방식을 사용하기 위해서는 출원인별로 출원인 코드를 발급받으셔야 하는데,
이를 위하여 ‘출원인 인적사항’ 이 필요합니다.

저희 “특허법인 하나” 에서는 출원인 코드 발급에 필요한 인적사항을 손쉽게 작성하실 수 있는 별도의 양식을 제공해드리고 있으며, 이 양식에 맞추어 인적사항들을 빠짐없이 기재해 주시고 인감도장을 날인해 주시면 출원인께서는 손쉽게 출원인 코드를 발급받으실 수 있습니다.

2. 발명자 인적사항

특허 출원서에는 출원인과는 별도로 발명자 정보를 작성하여야 합니다.

발명자는 복수가 기재될 수 있으므로, 발명에 참여하신 발명자 분들을 모두 기재하시면 됩니다.

저희 “특허법인 하나” 에서는 출원인 코드 발급과 마찬가지로, 발명자 인적사항 기입을 위한 별도의 양식을 제공해드리고 있으며, 이 양식에 맞추어 인적사항들을 기재해 주시면 원활한 출원이 진행될 수 있겠습니다.

3. 포괄위임장

고객님께서 특허출원을 저희 특허법인 하나에 일임하였다는 것을 증명하기 위한 서류입니다.

“특허법인 하나” 에서는 미리 작성된 양식을 송부해 드리며, 이 양식에는 별도의 기재는 필요 없고 하단의 “(인)” 부분에만 출원인의 인감도장을 깨끗하고 선명하게 날인하여 당 법인으로 보내주시면 됩니다

한편, 인감증명서도 함께 제출 되어야 하는 서류로서 발급일로부터 6개월 이내의 것으로 함께 보내주시면 손쉽게 포괄위임까지 완료하실 수 있습니다.

4. 중소기업 감면서류

로켓펀치에 참여하시는 스타트업 기업은 대부분 중소기업으로 분류될 것으로 생각됩니다.

특허청에서는 이러한 중소기업에 해당할 경우 특허청 관납료를 70% 감면 받을 수 있도록 하고 있습니다.

따라서, 출원인의 사업자등록증 사본과 아래의 서류 중 1가지를 준비하실 경우, 비용 절감을 도모하실 수 있겠습니다.

1) 벤처기업확인서 (발급기관장 날인) : ‘벤처인’ 사이트에서 발급

2) 기술혁신형중소기업확인서 (발급기관장 날인) : ‘이노비즈’ 사이트에서 발급

3) 경영혁신형중소기업확인서 (발급기관장 날인) : ‘메인비즈’ 사이트에서 발급

4) 중소기업청에서 발급한 중•소기업 소상공인확인서 (발급기관장 날인) :‘중소기업현황정보시스템’ 사이트에서 발급

5) 자본금 및 매출액 확인서류 : 대차대조표, 손익계산서, 표준손익계산서 등 (대표자 또는 세무사 날인, 직전사업년도 3년분 제출하여야 인정)

종합하면, 출원인인적사항, 발명자인적사항, 포괄위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 감면서류(해당 시) 가 필요합니다

이상, 최초로 출원을 진행하시는 고객님들을 위한 준비서류에 대해 말씀드렸습니다.

다음 시간에는 출원이 완료된 후 심사과정에서 특허청이 거절이유를 통지한다면, 이에 대해 어떠한 절차로 대응이 진행되는지 설명드리도록 하겠습니다.

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[작성자] 특허법인 하나 백경우 변리사 / https://www.rocketpunch.com/@kwbaekp

[출처] 특허법인 하나

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[특허 가이드] 국내 특허 출원 절차의 진행

오늘은 저희 “특허법인 하나” 와 특허 출원을 진행하시는 경우, 구체적으로 어떤 절차에 의해 특허 출원이 이루어지는지에 대해 설명 드리도록 하겠습니다.

우선 로켓펀치를 통해 특허 출원 상담 의뢰를 하시면 로켓펀치 측에서 저희 특허법인 하나로 고객사의 Contact point 를 전달해줍니다.

그 후, 저희 특허법인 하나에서는 전달받은 고객사의 Contact point 로 연락을 드리고, 기술 상담 미팅 약속을 잡아 기술 상담을 진행하게 됩니다.

기술 상담은 고객사의 발명 자료를 검토하여 출원 방향을 결정하고 출원을 위해 보강해야 할 내용들을 검토하는 시간입니다.

기술 상담을 통해, 저희 특허법인 하나는 고객사의 발명을 이해하고 출원 Point 를 안내해 드립니다.

기술 상담이 종료되면, 저희 특허법인 하나 측에서 고객사로 견적서를 송부해드리고, 고객사에서는 기술 상담 과정에서 요청된 보강 기술 자료들을 특허법인 하나 측으로 송부해 주시는 과정이 진행됩니다.

선행기술조사는 출원 시점보다 선행 공개된 기술들 중에서 출원이 진행될 발명과 유사한 기술이 있는지 검토하는 작업입니다. 이 작업은, 출원이 진행될 발명과 선행 공개된 기술 사이의 차이점을 보다 명확히 하여 출원이 진행될 발명의 등록 가능성을 높이는데 일조합니다.

선행기술조사 절차는 고객사의 요청에 따라 선택적으로 수행되는 작업으로서, 저희 특허법인 하나에서는 수임 후 1주내 보고를 원칙으로 하고 있습니다.

기술적 사상인 발명을 특허 출원을 위해 문서화하게 되는데, 이 문서를 명세서라고 합니다.

명세서는 전적으로 대리인인 저희 특허법인 하나에서 작성하게 되고, 기술 상담 및 보강 자료에서 파악된 발명의 핵심적 Point 를 살려 2단의 검토과정을 거치면서 작성 (작성자 -> 팀장 변리사 -> 대표 변리사)되고 있습니다.

그리고, 명세서 초안 작성은 수임 후 3주를 원칙으로 하고 있습니다.

완성된 명세서 초안은 고객사로 보고되고, 고객사에서는 이를 검토하시어 저희 특허법인 하나 측으로 최종 출원지시를 주시면, 그 후 행정적 절차 진행을 통해 특허 출원이 완료됩니다.

본 지면에서 설명 드린 절차는 저희 특허법인 하나에서 다른 요청이 없으신 경우 기본적으로 진행되고 있는 절차입니다. 상기 절차들에서 세부적인 사항은 고객사의 편의에 맞춰 정정될 수 있으며, 특허법인 하나는 언제나 고객사 중심으로 최상의 서비스를 제공해드리고 있습니다.

다음 시간에는 특허출원이 처음이신 스타트업 고객사의 특성을 고려하여, 첫 출원에서 준비해야할 사항들에 대해 안내해드리도록 하겠습니다.

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[작성자] 특허법인 하나 백경우 변리사 / https://www.rocketpunch.com/@kwbaekp

[출처] 특허법인 하나

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[특허 가이드] Business Method 발명이란 무엇일까요?

최근 스타트업 시장에서는 e-commerce, O2O, 공유경제, 데이터시각화, 데이팅, 빅데이터 가공 등의 기술 개발 (발명) 이 활발하게 이루어지고 있습니다.

이들 발명은 영업방법, 전자거래 또는 논리연산 등이 시계열적으로 컴퓨터상에서 구현되는 발명이라고 볼 수 있습니다.

이번 시간에는, 이러한 발명들을 묶는 하나의 개념으로 특허법에서 통용되는 개념인, Business Method 발명 (BM 발명) 에 대해 알아보도록 하겠습니다.

앞서 잠깐 언급한 바와 같이, BM 발명이란 영업방법 (Business Method) 의 각 단계가 시계열적으로 컴퓨터 기술로 구현된 발명을 말합니다 (정상조, 박성수, 특허법 주해 1, 박영사).

하지만, BM 의 개념은 “영업방법” 에 국한된 닫힌 개념이 아닙니다. 우리 스타트업 기업에서 주목하고 있는 컴퓨터 상에서 구현되는 대부분의 논리연산적, 시계열적 단계에 관한 발명을 모두 포괄할 수 있는 개념이지요.

우리나라 뿐만 아니라, 세계 특허 업계 전반에서 BM 발명의 등록률은 50 %이하로 매우 낮은 편에 속합니다. 왜 등록률이 이렇게 낮고, 그렇다면 우리는 어떻게 대처해야 할까요?

BM 발명의 등록률이 낮은 이유는 첫번째, 인간의 정신적인 판단이 개입된 단계가 발명에 포함된 상태로 출원이 이루어지기 때문입니다.

BM 발명이 등록받기 위해서는 가장 먼저, 발명에 포함된 시계열적 단계들이 모두 컴퓨터 상에서 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되는 것이어야 합니다.

그러나, 인간의 정신적인 판단은 컴퓨터상이 아닌 오프라인상에서 이루어지기 때문에, 이러한 인간의 정신적인 판단이 포함된 발명은 특허법상의 발명에 해당되지 않는다는 이유로 거절됩니다.

따라서, 초기 발명의 설계에 있어, 각 시계열적 단계에 인간의 정신적인 판단이 개입되는 것으로 해석될 수 있는지 반드시 검토해야 합니다.

둘째, 종래기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는가에 관한 문제인 진보성 요건에 대한 심사가 상대적으로 엄격하게 이루어지기 때문입니다.

BM 발명으로서 진보성이 인정되기 위해서는 종래의 영업방법을 새로운 기술로 구현한 경우이거나, 새로운 영업방법을 새로운 기술로 구현한 경우이어야 합니다.

하지만 이 뿐만 아니라, BM 발명의 특성상, BM 발명은 그 발명이 속한 서비스업 분야에서 과도한 독점을 발생케 할 가능성이 높고, 이로써 경쟁질서의 붕괴나 시장실서의 훼손을 초래할 수 있는 점에서 통상의 특허발명보다 그 권리범위를 엄격하게 해석할 필요가 있다는 취지가 등록 단계에 반영되어, 심사 단계에서 진보성 요건이 엄격하게 적용되고 있습니다.

따라서, BM 발명의 출원시에는 당해 발명의 기술적 강점, Point 가 강조될 수 있는 전략으로 발명자와 대리인 간에 활발한 커뮤니케이션이 이루어져야 합니다.

이러한 BM 발명의 특성을 정확히 파악하시어, 여러분의 기술력을 충분히 보호받을 수 있는 전략을 세우시고, 여러분들만의 기술 장벽을 반드시 구축하시길 바랍니다.

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[작성자] 특허법인 하나 백경우 변리사 / https://www.rocketpunch.com/@kwbaekp

[출처] 특허법인 하나